目前，许多发达国家、跨国公司和产业联盟都力求将自己的专利技术提升为标准，以获取最大的经济利益，“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”已经成为国际竞争的新游戏规则。不少跨国公司利用自身在技术上的领先优势、在专利保护方面的经验以及专利权的垄断地位打压中国企业。在中国企业并不占有核心技术和核心专利的前提形势下，没有谁能保证独善其身。因此，学会如何应对涉外专利诉讼，对逐渐发展壮大的中国企业来说，是一个非常重要的课题。

    中美虽是重要的贸易伙伴，但中美之间的知识产权诉讼文化差异也极为明显。例如，中国境内的诉讼程序比较简单，证据规则灰色地带较多，而美国则较为复杂；中国知识产权侵权案件侵权赔偿较低，没有惩罚性赔偿，而在美国，惩罚性赔偿可以高达损害赔偿的三倍；在中国境内普遍存在的执行难问题，在美国却并不多见。可见，中国境内知识产权案件的诉讼结果对企业的影响是非常有限的，管理层通常不需要投入太多时间和精力，诉讼成本也相对较低。而在美国，经常因为知识产权官司的败诉导致企业元气大伤甚至是灭顶之灾。由于双方法律制度的差异与不了解，不少中国企业的决策人员容易按自己对中国诉讼的认识来理解美国知识产权诉讼涉及的一些问题，企业就会因此付出沉重代价。以专利侵权案为例，根据美国的证据开示程序(discovery)，对方律师可能要求中国企业提供详尽的文件，包括技术及产品研发文件，产品销售及运到美国的文件，产品推广和策略的文件，以及有关产品的知识产权文件，大量的文件不仅翻译费用巨大，而且对方的要求中往往暗含“杀机”，即要求国内企业提供敏感的技术信息。如果不巧妙应对，聘请专家据理力争，中国企业往往从程序上的第一步上就已经“中招”，导致全盘被动局面。

    最近几年，由于中国企业出口到欧美发达国家的高附加值、有技术含量的产品逐渐增多，国际竞争力日益加强，越来越多的中国企业被竞争对手在其本国提起知识产权侵权诉讼。据有关部门统计，我国企业海外知识产权诉讼案件95%以上发生在美国，而且96%以上是专利侵权诉讼。中国企业在美国被诉专利侵权大致分为两种情况：在美国法院被诉或受到美国国际贸易委员会(ITC)的337调查。2003年至2005年间，中国产品受337调查的数量共有26件，占美国337调查总数的四分之一以上，涉案产品价值达数百亿美元，波及行业包括机械产品、化工产品、医药产品、电子产品等。而且，337调查中，80%以上的投诉理由是专利侵权。与在美国法院诉讼相比，337调查的进度更快，一般在13—15个月结束。虽然337调查的救济程序不包括赔偿，但由于337调查与在法院诉讼并不互相排斥。因此，知识产权权利人在提起337调查的同时，可以启动诉讼程序追讨赔偿。不少知识产权权利人利用知识产权诉讼和337调查对侵权的竞争对手进行双重打击。2005年美国SigMtel公司与珠海炬力集团的争议就是一个例子。美国SigMtel公司指控珠海炬力集团侵害其专利，不仅向法庭提起了侵权诉讼，而且也提起了337调查。

 

    专利权指专利权人(patentee or assignee)在一定期间之内，得排除他人未经其同意而使用(use)、制造(manufacture)、贩售(sale)或贩售要约(offer to sell)或进口(import)之权利。若有第三者，未经专利权人授权，而为上述行为，可能会构成专利之侵害行为(infringement)。

美国专利诉讼有两大战场，一为联邦法院(Federal Courts)，一为国际贸易委员会(International Trade Commission)。 大部分诉讼在联邦法院进行(司法救济)，但有些公司(特别是美国公司)策略性选择在国际贸易委员会体控诉(行政救济)。近年来，中国很多公司于国际贸易委员会被诉。

      （一）美国联邦法院(Federal Courts)

    1、  美国专利法系统

    美国专利由美国专利商标局 (United States Patent and Trademark Office) 核发认可专利。对于科技产业而言，专利权的保障足以影响其竞争力，其专利在遭他人侵权时，除私下和解外，大多会走向专利侵权诉讼，藉由法院的裁决判定是否具侵权之事实及取得保障。在美国，专利诉讼大多由美国联邦法院发起。专利为联邦法院管辖，故其争讼需向联邦美国地方法院(U.S.District Court)或联邦巡迴上诉法院(Court of Appeal for Federal Circuit)及最高法院(U.S. Supreme Court)为之。美国联邦法院体系区分为地方法院、联邦巡迴上诉法院及最高法院，而专利诉讼也依循此系统进行

     2、  美国专利诉讼程序

    专利诉讼之原告(plaintiff)应为专利权人(patentee or assignee)，被告(defendant)则为被主张侵权之法人或自然人。专利诉讼开始时，由专利权人向联邦地方法院递出诉状 (complaint) ，并且将诉状副本连同传票(subpoena)送达予被告。根据联邦民事诉讼程序法Rule 8(b)规定，被告在收到诉状及传票后的一定期间内，必须对原告诉状中的每一项请求 (claim) 提出答辩状 (answer) ，逐一进行答辩(defense)，对每一主张与事项都必须承认 (admit) 或否认(deny) 。

     3、  救济制度

    （1）     临时禁制令 (Injunction relief)

    一般而言，在美国的专利诉讼，在判决之前所耗费的时间往往动辄一年以上，若是被告继续上诉，那么诉讼的时程更是倍数累加。若无法有效制止因侵权而造成的利益损失，尤其对于产品生命週期相对较短的科技产业，专利权人的权益丧失，其伤害将难以估计，即使日后胜诉，可能也无法挽回在诉讼过程中所丧失的商业利基。因此，在美国专利诉讼体系中，得向法院声请临时禁制令 (preliminary injunction) 之制度，帮助专利权人在诉讼判决结果揭晓之前，有效阻止被告之系争产品销售至市场，造成原专利权人之利益损失。

    （2）     损害赔偿 (Damages)

    在专利诉讼案件中，若法院最终判定被告对原告专利侵权之事实存在，除了禁制性救济措施外，法院应立即判予专利权人适当的损害赔偿金额。一般而言，相当于侵权人使用该专利所应支付专利权人合理权利金之金额，加上法院所准许的利息及费用，及专利权人因侵权所丧失之利益。在某些特殊恶意侵权情况下，法官得以判处被告支付原告三倍的损害赔偿金额，但通常并不常见，往往是在于被告恶性侵害案件，用于惩罚被告之恶意行为。

    （二）美国国际贸易委员会

    专利权人在美国所合法申请之专利权，若遭他人侵犯，专利权人除提起专利诉讼外，可以经由美国国际贸易委员会 (United States International Trade Commission, ITC) 提起专利侵权诉讼。美国国际贸易委员会是一个独立且具准司法功能的行政机关，最主要任务为保护美国国内工业，防止对美国企业具损伤力之外国产品输入、销售，以及对美国智慧财产权的侵害。越来越多的中国厂商在美国国际贸易委员会的专利诉讼中败诉，而被美国海关依关税法第337条款（ITC337 条款），以禁制令限制其产品进入美国市场，对于整体企业之产业竞争力以及商机拓展无疑是一大打击。从全球化的角度而言，美国市场为全球产业之核心，若一个跨国企业之产品无法顺利输入美国，除了失去一个庞大的市场与销售链外，对于其产业竞争力更是影响甚巨，而美国国际贸易委员会正是中国企业最易忽略的另一个专利诉讼轨道，正因中国厂商对美国国际贸易委员会的一知半解，进而导致中国企业大多在ITC的争讼之中，往往居于竞争的劣势。美国国际贸易委员会专利诉讼程序所根据之法源，为美国关税法第337条款(19 U.S.C §1337) ，其立法目的是为了保护美国的专利权人不受到来自进口贸易活动的不公平竞争，专利侵害亦属不公平竞争之一。337条款程序依原告控诉而启动，根据目前ITC运作之现况而言，只要专利权所有人提出申请，获准展开调查程序的机会非常高，因此，更提高了美国企业将ITC视为排除他人竞争的有力工具。

    按照美国关税法337条款之规定，凡进口之货物，在该货物侵犯了美国本土产业已合法申请之专利权、商标权、着作权等权利之情形后，而将该侵权货物进口输入美国本土、为了进口而出售、或于进口后于美国境内出售该货物等之行为，皆构成了该条款所制定之侵权违法行为。

 

    （一）积极应诉答辩

    当事人进行答辩后，法院会召集当事人律师开审讯程序前之预审会议(pretrial conferences) ，目的是在于对该诉讼的进行程序以及进度进行有效的控管(case management)及观察双方当事人是否有和解的可能性。审讯前预审会议结束后，进入搜证程序 (discovery) 的开始，法官将会制定搜证程序的时间表，此时双方便各自开始进行搜证工作。在审讯程序前的揭露与搜证程序的过程当中，双方当事人必须提出对专利诉讼有利之所有证据及物件。于此阶段，若双方当事人认为没有重要事实上的争议存在时(no existing genuine issue of fact)，得向法官声请依简易判决 (summary judgment)，依法判决其胜诉，但对于简易判决，联邦法院採取从严审核，只要有任何争议存在，法官就会拒绝原告或被告所提出的简易判决请求。

    企业应意识到因不积极应对而可能遭受的市场风险。以关税法337调查为例，某些情况下，禁止进口令对应诉者的影响可能超过支付赔偿。因此，它可以将侵权的应诉者产品完全排除在美国市场之外。不仅如此，337调查的结果可能会直接影响没有参与调查的企业。例如，普通禁止进口令执行的对象可以是没有参加调查的企业。在已经发生的337调查案中，中国公司真正积极应诉的案例并不多。大多数中国公司要么完全依赖其境外代理商，要么对337调查完全不予理睬。结果，涉及中国公司的337调查，缺席裁决的发生率偏高。由于缺席裁决使投诉人不必在程序上花费巨额律师费，这使337调查的投诉人花很少的钱能拿到其想要的禁止进口令。由于中国公司拥有或控制的美国高质量专利少，在337调查程序中，中国公司在相当长的时间内会成为经常的被投诉人。中国对美国的出口仍在增加，如何应对337调查，是中国公司必须面对的挑战。

     （二）置之不理

     中国境内的被诉企业如果不积极应诉，组织答辩，原告将会向受理法院提出进行缺席审判的申请。在法庭受理并准许后，被告即不再享有提交证据、主张辩解的权利，原告即可在任何时候申请在被告缺席的情况下开庭审判，而法官也即在当时所有的证据下作出判决。在这种情况下作出的判决自然是要求被告承担巨额赔偿，并禁止其产品再进入美国市场的、为中国民营企业极为不利的判决。所以是被诉企业最不可取之所为。

     （三）谋求和解

　　专利侵权诉讼的高风险性、诉讼程序的漫长和可能发生的巨额费用，使得专利诉讼的双方和解的可能性非常大。当然，谋求和解的策略很重要，实践中一般采取如下方法或步骤：

　　首先，充分利用专利诉讼中的可能程序，积极谋求和解。如就原告的专利提起专利无效宣告程序。有资料显示，经美国专利商标局授权的专利大约有46%左右被宣告无效。我国已授权的专利中，无效专利的比例还要高于上述比例。特别是对实用新型专利和外观设计专利，由于在专利审查中并没有经过实质审查程序，这些类型的专利无效机率非常高。

　　此外，还可以提出诉讼管辖上的异议。如在美国应诉时，被告可以基于法院对该被告无管辖权请求法院不受理诉讼，及基于法院对该诉讼案件而言并非是有管辖权的法院请求法院撤销诉讼，或虽然两个法院都有管辖权，但其中一个法院比原告起诉的法院更适合审理本案，因而被告请求法院撤销原告之诉。如被告能成功地请求法院撤销诉讼而使原告重新在对其不利的法院另行起诉，从时间及诉讼的进行上，对被告都非常有利。

其次，利用专利或以其他事由进行有效对抗，促成双方和解。在涉外专利侵权纠纷中要促成双方和解，中国企业要善于利用自己手中的专利牌或采取一切可能的手段。一般提起专利侵权诉讼的，往往是同行业的企业。因此，中国企业从自己所有的专利出发，寻找原告侵犯自己专利的证据，并据此起诉原告，从而给原告增加压力，以促成达成和解。

     最后，采用和解程序不但能减少被告方的支出费用与赔偿数额，也可以大大缩短纠纷的持续时间。例如一些事实清楚、分歧较少的案件最快在一个月内即告结束。

中国企业遭到跨国公司的专利诉讼，如果应对不当，将产生极为不利的后果。所以，中国企业在接到跨国公司的专利侵权诉讼时，积极应诉是上策。并且，在争取到和解的机会时，也要对对方的专利分析清楚，把需要付费的专利清单中的非必要专利、重复专利、失效专利等排除出去，或用自己所有的专利与对方的专利做交换，争取专利的交叉许可，这样可以大大降低支付的费用。所以被大多数被诉企业所采用。

 

    （一）北京大成律师事务所

     大成律师事务所总部设在北京，已构成覆盖全国的法律服务网络。本所连续多年获得中国司法部授予的“部级文明律师事务所”和中华全国律师协会授予的“全国优秀律师事务所”这两个中国法律职业机构最高荣誉称号。本所在全国设有23个分支机构，另外在全球多个国家、城市也设有23个分支机构，已经组建成一支庞大的全球服务网络。

    （二）北京大成律师事务所洛杉矶分所

    大成律师事务所洛杉矶分所具有丰富的代表涉外企业专利侵权案件在美应诉业务经验，成功为客户在诉讼初期阶段谈判和解，签订专利的交叉许可协议并将损害赔偿金额在和解协议中减至最低。分所还与当地战略合作伙伴/律所合作，利用其在全美各联邦法院及国际贸易委员会的出庭经验，为客户提供迅捷、节约的诉讼解决方案。

    1、在美国境内的律师代理费用

    在美国境内代理知识产权案件的律师费用一般花费巨大。通常按小时收费，与诉讼结果不挂钩，案件拖延越长，律师费越多，平均标的为2500万美金以下的侵权案件，至庭审完毕，平均花费时间为1年至2年左右，律师费由65万至300万不等，各项具体费用还需要根据所有各方关系确定。比如，如果该案争议性非常强，需要大量出庭和诉前的证据提交。争议性强的案件解决起来将会较缓慢。而诉讼周期长的案件通常都比快速解决的案件花费高。同时，诉讼费用还与争议问题的数量有关。鉴于诉讼进程的不可预见性，估计的费用可能会不太准确。以下是一个大致报价：

     答辩状/案情分析 ——15,000美元起

     证据开示——35,000美元起；

     处置性动议（即决判决）――50,000美元起；

     庭审――100,000美元起；

     按小时单的收费标准一般为:律师250美元/小时起，合伙人350美元/小时。

     而大成律师事务所洛杉矶分所与其他专门处理知识产权案件的律所相比，大成协助客户积极应诉的同时，主动寻求和解机会，通常与法庭取证阶段或之前，谈判解决案件。

     2、服务方式

     被诉企业一般可与境内律师事务所签订委托代理合同，再由中国律师代为委托美国境内的律师，与美国境内的法律法务者签订委托代理合同代为处理诉讼与和解等相关事宜。整个过程都由中美两地律师相互配合，共同完成。

     3、服务内容

     具体包括案件分析、起草答辩状、法律意见书、证据开示、参加庭审、与原告方进行和解、谈判等相关一切司法、民事活动的代理，在美国境内发生的所有法律程序与民事行为都不必须由被告当事人亲自出席，只要授权律师代理或通过电话会议等形式即可完成。

     4、案件的一般处理结果

     案件最差的结果一般是先由原告申请ITC，即扣押被告在港口的货物或进行罚款。最后由法院作出罚款、停止销售所诉产品的判决，并由被告负担原告方大部分律师费用。这对被告方不但在经济上是沉重的打击，还会影响到被告企业将来入境美国，设立办事处及在美国业务发展等一系列的经营活动。而对于被告的最好结果就是只负担少部分律师费而不承担法律责任，但是在美国司法制度的历史上，审得此类结果的案件寥寥无几。

     5、案件判决的执行

     虽然在中国境内普遍存在执行难情况，但关于境外案件判决的执行却并不是不可能实现的难题。境外申请执行人可通过一些创造性和非传统的方式，如通过对外协议等来执行判决，进而达到对中国侵权企业的惩罚目的。

     6、成功案例

    （1）我所于去年代表一家台湾电子企业,应诉并调解成功关于美国某一著名电子公司对其在国际贸易委员会及联邦法院的侵权诉求,整体案件由接手至调解成功历时3个月,美国公司同意签订专利交叉许可,免除一切损害赔偿责任,并撤销一切诉讼请求。（律师费支出约4万美金）

    （2）我所代表一家台湾电子企业,应诉并调解成功关于美国Sandisk Corp对其在联邦法院的侵权诉求,整体案件由接手至调解成功历时7个月,美国公司同意签订专利交叉许可,损害赔偿金支付责任为美金6万5千,并撤销一切诉讼请求。（律师费及诉讼支出约20万美金,包括专家证人费、调查取证、文件审阅费用）。值得注意的是，该公司在聘请我所前，聘用另一所美国专利诉讼律所，支付共400万美金及耗时2年半进行诉讼，一直在一审和上诉法院败诉，未能取得任何有利结果。

    （3）我所代表一家国内企业,应诉并调解成功关于美国Lexar Corp.对其在联邦法院的侵权诉求,整体案件由接手至调解成功历时6个月,美国公司同意签订专利交叉许可,损害赔偿金支付责任为美金2万5千,并撤销一切诉讼请求。（律师费及诉讼支出约14万美金,包括专家证人费、调查取证、文件审阅费用）。